カテゴリー: 特許

弁理士にできるのに弁理士自身が自分にできると思っていないことについて書いてみようとおもう。言い換えると、弁理士というものの可能性について書いてみたいとおもう。

弁理士の基本動作

特許を扱う弁理士にとって、もっとも多い案件は、依頼者から発明の説明を受け、それを特許出願すること、そして特許庁の審査対応をすることだ。そこで中心的役割を果たす二つの概念が「解決しようとする課題」と「解決するための手段」である。この二つの概念を切り口として技術を整理して特許法上の「発明」として捉えるというのが基本動作であり、経験を積んだ弁理士であれば、このプロセスを数千の技術について行っている。

この二つの概念は、実は技術に限られるものではなく、より広くさまざまな事業を分析する上でも通用する。技術が何かしらの課題を解決する手段であるように、単純化してしまえば、事業も社会が抱える課題を解決する一手段と言える。「技術」という縛りを一旦忘れて、純粋に、依頼者はその事業で何を課題としてそれをどのように解決していくのかを考えていくことは、弁理士の基本動作と親和性が高い。

「事業」という森、「技術」という木

特許が事業の成長にあまり役に立たないという声も少なくない。その一因は、弁理士が自らの職能を「技術」の「発明」としての概念化に狭めていることにある。「事業」という森をみることなく、「技術」という木の特許化に留まっているのである。森をみたら、特許化すべき正しい木はその木ではないかもしれないという可能性が排除されている。

そうではなく「事業」の説明を受け、「事業」が解決すべき課題を理解した上でそこで用いられる「技術」の「発明」としての概念化をしていけば、特許と事業は自ずと同じ方向を向くことになる。

弁理士のこれから

もちろん、事業を理解したら、特許制度を活用すべき側面が見出されないこともある。そのときは、仮に依頼者が望んでいても、特許出願には適さないと助言すべきである。多くの弁理士は、特許出願前の相談につき報酬を頂くことに不慣れで、特許出願をしてもらわないと対価を得られない傾向にある。「技術」ではなく「事業」から話を聞くようになれば、特許出願に適さないことが多くなり、負担がさらに増えるであろう。弁理士は旧来の報酬体系を見直すべき時期に来ている。

報酬体系という課題を抱えているものの、弁理士は、その職能を事業の成長への貢献と再定義することも非現実的なことではない。起業家・投資家と近い距離で働いてきて、そうおもう。多くの弁理士がそのようにおもうようになれば、知財の役割が大きくなる時流の中で、弁理士というものに対する外からの印象も変わっていくだろう。

お腹に違和感を覚えて病院に行ってみたら「ガンです。ガンなので、すぐに手術して摘出します」と言われたらどうされますか。

多くの方は「家族と相談させてください」「もう一度詳しく説明をお願いします」「少し考えたいです」といったお答えをするのではないでしょうか。

友人に医師がいれば、急いで連絡をして「本当に切除しないといけないの？」と確認をしたくなるでしょう。ただ、信頼できる旧知の友人に医師がいる方ばかりではありません。そこで「セカンドオピニオン」という考え方が医療分野では広まりつつあります。

たとえば、虎ノ門病院では「セカンドオピニオン」についての以下のように説明しています。

セカンドオピニオンとは現在の自分の病状や治療方針について他の医師の意見を求めることをいいます。 患者さんが当院以外の医師の意見を求められる際には、当院での診療上のデータを積極的に提供いたします。

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医師は自分が最もよいと思う方針を勧めます。しかし別の立場の医師からも意見を聞けば、治療法について具体的な比較ができ、より適した治療法を患者さん自身が選択することができます。

ガンのように人生で初めて直面する問題に対し、自分の力で最善の選択をすることは困難です。

特許も、似たところがあります。多くの起業家にとって特許出願は初めてです。出願すべきなのか、出願後の取り扱いはどうすべきか、特許庁から届いた書面にどう向き合えばよいのか。

特許制度の性質上、発明が生まれた瞬間に時計の針は回り出し、これを止めることは出来ません。日々進行していくガンに対してそのとき最善と考えた治療を選んでいくほかないように、日々変化する自社他社の事業状況の下で初めての判断をしていくことになります。ガンを一月放置したら取り返しがつかなくなるおそれがあるように、一月の遅れで数億円の知財価値を失うおそれがあり、実際手遅れのケースを数多く目にします。

弁理士の説明を聞いたもののどうするのが最善なのか分からないときに、放置してしまうのではなくセカンドオピニオンを求めてみることが普通のことになれば、起業家の方々に「こうすればいいんだ」という納得のいく判断をしていただくことができ、その積み重ねが特許に対する正しい理解を根付かせることになるのではないかと期待しています。

でも、初めてのことばかりのスタートアップにとって、セカンドオピニオンの重要性は特許に限られないかもしれないですね。

未来を変える発明は、大企業や大学の研究所だけでなく、創業間もないベンチャー企業でも生まれています。むしろ「オープンイノベーション」が近年大きな注目を浴びているように、小回りの利く、失うもののないベンチャー企業が投資家からの資金を元手に圧倒的な成長を目指して会社を立ち上げる中で、現状の課題を新たな角度で捉え、そして解決していく発明が次々と生み出されていると言えるでしょう。

しかし日本でいえば、約30万件の特許出願のうちおおよそ90%は大企業によるものであり、特許出願という市場の中でみると、スタートアップによる特許出願はせいぜい数%。経済的な観点からは、特許出願を支援する弁理士にとって、一般に優先度が低くならざるを得ません。その結果、弁理士とスタートアップとの間には大きなギャップがあります。

私は偶然、友人からの紹介、職場の弁護士からの紹介といった身近なところから始まり、投資家、既存依頼者からも紹介いただけるようになり、ここ4年程で20社前後のスタートアップの出願を代理させていただく縁に恵まれました。その中で、スタートアップによる特許出願を実りあるものとするには何に気を付けるべきか試行錯誤し、改善を積み重ねてきました。

スタートアップとしては弁理士に何を話せばよいか分からず、弁理士としてはどこから聞けばよいか分からないという場面も少なくないのが現状であり、まだまだ道半ばではありますが、これまでの私なりの気付きを書いてみたいと思います。

はじめに

スタートアップとのミーティングには、基本的に創業メンバーなど役員が入ります。特許出願の対象となる事業のビジネス面の責任者と技術面の責任者に出席いただき、また、いずれかを知財担当の責任者として決めていただくのが理想です。実行力をもって、ビジネスと整合した特許出願を完成させていくためには、スタートアップの強いコミットが欠かせません。

役員などの貴重な時間を割いてもらうとなれば、いかに特許出願完了までの負担を減らせるかが大切な視点となります。事業計画とそれを実現するための技術をそれぞれじっくりと聞いて、特許出願の対象とする発明を特定することができればよいのですが、そうもいきません。初回ミーティングの１時間である程度の出願可能性の感触を伝えるためには、効率性が求められます。

これまでの経験から、次の７つのポイントについて最初に確認し、それから事業や技術について適宜詳細を聞いていくと上手く進むことが多いです。

ポイント１　ローンチ予定のプロダクト又は追加予定の新機能の概要

スタートアップのみなさんには「新規性」が特許性の一要件であることがあまり知られていません。

どういったプロダクトをこれから提供するのですか？

既存のプロダクトにどういった新機能を追加するのですか？

という問いをすることによって、大前提として、特許出願日において新しくなければならないことを理解頂けているかどうかが分かります。

ポイント２　開発状況

まだプロダクトないし新機能が公開されていないとしても、逆に、開発が進んでいないことも少なくありません。大きなコンセプトはあるのだけれども、言ってみれば願望に留まっていて、それをどのように実現していくのかを模索中であれば、発明はまだ生まれていないことになります。

今どこまで開発は進んでいますか？

サービスの提供開始はいつを予定していますか？

という問いをすることによって、発明の成熟度のようなものをおさえることができます。

デモ版が出来上がり、動作を見させていただくことができるとスムーズに進みますが、まだその手前にいるときには、どのように対応していくのがよいか、発明は生まれているか、生まれていなければこれから数か月で生まれてくるであろう発明を公開前にきちんと説明してもらえるかなど、うっかり発明が公開されてしまう事態を避けるために留意していくことになります。

ポイント３　開発体制

開発状況と共に、開発体制を聞くことも大切です。社内に主力エンジニアがいるのか、あるいは外注なのか、事業責任者と開発責任者の関係性といったことを知ることができると、開発予定の実現可能性に目星をつけることができます。CEOとCTOがミーティングに参加している場合には、

お二人はいつからのご縁なのですか？

といった質問もしてみると有益であることが少なくないでしょう。

ポイント４　顧客が抱えている痛み

ビジネスも発明も、課題があり、それを解決するものである点で同一です。ビジネスからみると、それは顧客がどのような痛みを抱えているのかということになります。

ターゲット顧客は何に一番困っているのでしょう？

という問いをすることによって、発明を特定していく上での前提である課題の特定につながります。この際、スタートアップは当然大きな市場を狙いたいという事情がありますので、想定する顧客を広くおっしゃることが多々あります。そこを一段深堀りして、

今後１、２年の事業で主な顧客としてみているのはどのあたりですか？

という問いをすることにはとても価値があります。

ポイント５　なぜ今か

イノベーションは時代と合っていて初めて実現することが多いです。早すぎても遅すぎても、プロダクトの爆発的な普及は起きにくいでしょう。必ずしも、今でなければならない強い理由があることがスタートアップの成功条件ではありませんが、ディープラーニングという技術的なブレークスルーによってAIに今再び光が当てられているように、また旅館業法の規制緩和によってAirbnbのような民泊に日本でも注目が集まっているように、今そのビジネスを立ち上げるから成功するのだと言える構造的な背景が時としてあります。

なぜ今までこのビジネスはなかったのでしょうか？なぜ今なのでしょう？

とうい問いをすることによって、従来技術の把握にもなり、また、マクロな視点でビジネスを理解するヒントになります。

ポイント６　課金ポイント

スタートアップのビジネスは、最初は無料でどこかのタイミングで有料化というケースもよくありますが、いずれにしても、いずれ収益を上げていくわけですので、誰かに対して課金することとなります。

課金する上で直接的に重要な機能を支える技術について権利取得をすることができれば、競合企業も同様の収益モデルを実現しようとすれば同じ課金ポイントを設定したいはずですので、ビジネスモデルの模倣の抑制に効果的です。

このサービスは誰からお金をもらうのでしょうか？

という問いをすることによって、ビジネスモデルの全貌が見えやすくなります。

ポイント７　特許への期待

スタートアップのみなさんは、特許制度についての断片的な情報に触れて、そして何らかの接点で弁理士と出会い、相談に来ます。ときには、出願をすればすぐに権利が手に入るように思われている方もいらっしゃいますし、特許権を取得できれば自社で実施する上で特許問題はなくなるように思われている方もいらっしゃいます。

特許への取り組みからどういったメリットを期待なされていますか？

という問いをはっきりとすることによって、情報ギャップから生まれる相互の誤解を減らすことができ、また「競合である○×との差別化をしたい」というように競合企業についてのインプットを受けることができる場合もあります。

おわりに

いかがでしょうか。おそらく、初回のミーティングで特許に取り組む意義を感じていただけないと、依頼を受けることは難しいです。20社程度ご依頼を頂けた背景にはそれ以上の数のご依頼頂けなかった出会いがあります。

初めて会った１時間でしっかりとコミュニケーションが取れれば継続的な関係が生まれ、１件目に留まらず、次の発明についても開発段階から話を聞いて、適切なタイミングで出願要否のアドバイスをしていくことも可能となります。

７つのポイントは一例ではあるとしても、スタートアップ側には役員レベルで知財担当を決めてコミットしてもらうと同時に、弁理士側では効率的に情報を引き出すための問いをしっかりと用意してミーティングに臨むことで、スタートアップと弁理士との間にあるギャップを縮めていくことができるように感じています。

スタートアップ支援に取り組まれる弁理士又は弁護士の先生方にとって、１つでもご参考になるポイント、問いがあればと嬉しいです。

2021年2月13日追記 初回ミーティング時に発明がまだ生まれていないことも多く、現在は、そうした状況から特許出願に適した発明を認識するまでのプロセスを数か月かけて行うプランを提供しています。また、発明が生まれているとはどういうことかについてはこちらの記事で解説しています。