カテゴリー: 特許

「スタートアップの新規性喪失を巡る一考察」（パテント、2019年1月号、共著）は、スタートアップの特許出願において頻発する新規性喪失の問題について整理した上で、実務上の指針を示しています。

脱稿後、米国最高裁が守秘義務を負う者に対する販売もAIA改正後の米国特許法102条(a)(1)における”on sale”に該当し、新規性を喪失させる先行技術を構成する旨の判断を示しました（Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.）。それに伴い、米国特許商標庁（USPTO）は注18に挙げた特許審査便覧（MPEP）における記載を改訂しています。したがって、現時点では、注18を根拠とする14頁左欄「４．実務上の指針（１）29条1項　NDAの活用」14-15行の「米国及び欧州」は「欧州」についてのみ正しいこととなります。

秘密裡の販売は、上述のとおり、新規性を喪失させる先行技術になるものの、優先日から1年以内のグレースピリオドであれば米国特許法102条(b)(1)(A)により先行技術となりません。NDA締結下で行われるあらゆる情報開示が先行技術となるものではないですが（Pfaff v. Wells Electronics, Inc.）、米国での権利化の可能性があるならば、発明の特徴的部分に関する情報開示をなんらかのかたちで行った場合には、それがNDA締結下であっても、遅くとも当該開示日から1年以内に日本出願を行い、優先日を確保することが実務的に望まれます。

スタートアップが自社事業のコアコンセプトを捉えた発明を成功裡に特許化できたとする。特許発明は、請求項という単位で記述され、請求項記載のすべての文言を充足する発明を用いた事業を他社が行うことは違法であり、当該請求項のいずれかの文言を充足しない発明であれば他社が類似事業において用いても合法である（例外はあるものの、ここでは省略する）。

スタートアップＡがファーストムーバーとして走り出し、その事業が一定の顧客層に受け入れられていることが知られていくと類似事業をスタートアップＢが開始することが少なくない。類似事業を開始するに当たり、当然市場の可能性、既存事業の有無等の評価が行われるため、スタートアップＡの事業の存在をスタートアップＢが知らない可能性は皆無であり、端的に言えば、スタートアップＢはスタートアップＡのコピーキャットである。

コピーキャットは必ずしも避難されるべきものではない。情報というものはそもそも自由に流通するものであり、自由な流通を一定の条件下において制約するのが特許制度を含む知的財産制度である。価値ある情報を生み出した者に報いることで、社会における価値創出を促進することを目的としている。したがって、ある企業がなんらかのかたちで接した情報を活かして事業を立ち上げ、それが先行企業の模倣であっても、先行企業の知的財産権を無断で用いるものでなければそれは原則として合法の模倣であって、健全な市場競争である。

スタートアップＡとスタートアップＢの関係に話を戻せば、スタートアップＢによるスタートアップＡの模倣がスタートアップＡの特許発明を無断で用いるものでなければ、スタートアップＢは適法に市場競争をするものであって、非難されるべき法的根拠はない。

しかしながら、人は一般に自らの所有物の価値を高く評価する傾向にあり、特許権についても例外ではない。スタートアップＡは自らの特許発明を裁判所で争った場合に認容されるよりも広いものと考える傾向にあり、スタートアップＢはスタートアップＡの特許発明を逆に狭いものと考える傾向にある。この溝は、スタートアップＡが独自のコンセプトを重んじる企業であり、スタートアップＢはコンセプトが独自であることよりもそのエグゼキューションを重んじる企業である場合にさらに広がる。

言い換えると、権利者は模倣が法的に合法の範囲についても無断の模倣は不健全なものとして考え、模倣者は逆に模倣が法的に違法の範囲についても問題のない健全なものとして考える傾向にある。

こうした倫理的な、あるいは感情的な溝がある状況においてスタートアップＡが特許を行使しようとすれば、前提とする価値観が異なることから、スタートアップＢの激しい抵抗に直面することになる。スタートアップＡは、価値ある特許を手にしても、そこに深い溝が刻まれていることを理解した上で、紛争解決に向けた戦略を練る必要がある。

では具体的に、スタートアップＡはスタートアップＢにいかに向き合うべきであろうか。再現性をもってスタートアップにとって価値ある特許を成立させることが出来てきた今、ここの戦略立案に注力している。

特許出願に必要な書類は、願書、特許請求の範囲、明細書、図面と要約書です。

願書には、出願人の社名及び住所、発明者の氏名及び居所などを記載します。特許請求の範囲には、権利化したい発明を記載します。ここに記載した内容が審査対象になります。明細書には、権利化したい発明をその詳細を含めて説明します。ここで説明した内容の範囲で特許請求の範囲を審査に向けて書き替えることができます。図面は、明細書の説明を分かりやすくするために作成します。要約書は、出願人の立場としては必要ではないのですが、新たな発明を特許出願という行為によって社会に公開することの代償として一定期間権利を付与するという特許制度の目的達成を促すために、発明の内容を簡潔に第三者に伝えるためのものとして記載することが要求されています。

ここで、特許請求の範囲は権利化の対象である発明のコアコンセプトを記述していく書類となるため、とても重要なものですが、図面も重要な役割を果たします。たとえば新たなIoTサービスの発明を例として考えると、まず、そのサービスの提供に当たってデータの送受信を行うデバイスを特定し、それらの接続関係を図示します。次に、それらのデバイスの中でその発明の特徴的な処理を実行するデバイスを中心として、どのようなデータがそのデバイスに入力され、そこでどのようなデータ処理が行われ、そしてどこに向けてどのようなデータが出力されるのかという流れを図示します。

IT、IoT、AI、ブロックチェーンのようにソフトウェアが関わる発明を明細書で説明していく上で、目に見えないデータの抽象的な関係性を図式的に可視化していくこのプロセスは、特許請求の範囲の記載を決定していく前提として欠かせません。

また、データの入出力において表示画面を伴う場合には、UIを描きます。UXが発明において意味を持つような場合には、特許図面では通常行われている線画化をせずに画像としてスクリーンショットを用いることもあります。発明の挙動を実証した具体的な結果がある場合には、グラフとして示します。こうした図面とそれを参照してなされる明細書における説明は、抽象化して記述される特許請求の範囲に手触りのある確からしさを与えます。

白黒の線画を基本とする特許図面にインフォグラフィクスのような派手さはないものの、複雑な発明であればあるほど整理された図解は、特許請求の範囲における抽象化な記述と明細書における具体的な記述とをつなぐものとして大切です。

発明は、課題とその解決手段の組み合わせです。課題は、抽象度を上げていけば、どのような課題でも既に知られたものに帰着します。逆に抽象度を下げていけば、未解決の課題になっていきます。課題が未解決で独自のものであれば、自ずとそれに対する解決手段も独自のものになります。課題が既に知られているのであれば、なんらかの解決手段も世に存在するでしょうから、より優れた解決手段を見出すことが出来れば独自のものとなります。

課題と解決手段の独自の組み合わせがクリアになり、発明が実り、そして特許出願に至るまでのプロセスについて書きます。

課題設定という第一歩

課題は、既知のものであれ未知のものであれ、スタートアップが事業として取り組むのであれば、解決に値する課題であることが求められます。言い換えれば、スタートアップとして求められる急成長を見込める市場規模のある課題であることが求められます。課題を抽象度を上げて捉えれば対象市場は広がります。しかし、課題を抽象度を上げて捉えれば既存の解決手段が多く存在し、新たに生まれる発明は小さな改良発明になりがちです。十分な市場規模がありつつ、ありふれたものではなく独自性のある課題設定をすることが出来るか否かが発明の第一歩です。

既知の課題を抜本的に新たな視点で解決する発明も当然ありますが、そのような発明は稀有な存在です。たとえばブロックチェーンは、信頼の記録を特定の機関に依存するのではなく数学的に解決するという抜本的に新たな視点をもたらしました。経済的価値の移転が滑らかに行われるためには信頼できる記録が必要であるという基礎的な課題に独自の解を与えようとするとブロックチェーンに相当する発明をすることが求められてしまいますが、解決されるべきにもかかわらず多くの人が気付くことのできていない個別の課題を一早く見出すことができれば、既存の解決手段が存在しないブルーオーシャンになります。

コアコンセプトから発明の完成へ

課題設定の次は、解決手段の方向性が見えてきます。どのような切り口で課題を解決していくのかというコアコンセプトが見えてきます。こうすればいけるだろうという直感的な気付きもあるでしょうし、コードを書いていく中でクリアになることもユーザーインターフェース（UI）をスケッチする中でクリアになることもあるでしょう。アルゴリズムに軸足があるような発明の場合には、この段階で発明が特許出願をする上で十分な水準に達することがあります。ただし、多くの場合はまだ抽象度が高く、発明としてしっかりと実ってくるまで待つことが少なくありません。

特許出願は、権利化したい発明の内容を記述する「特許請求の範囲」という書面と、特許請求の範囲に記述する発明の意義を明らかにするとともにその発明をどのようにすれば実施することができるのかを明らかにする「明細書」という書面から構成されています。明細書において、具体例を通じて発明の意義と実施可能性を説明することができる段階に達して、発明は「完成」したと言うことができます。

コアコンセプトが見えてきた段階は、特許請求の範囲に書くべき内容が見えてきた段階で、スタートアップの立場からすると権利化したい内容が書けるのだから特許出願をするのに十分な水準に達していると感じられるかもしれないのですが、特許法はこの段階ではまだ発明が曖昧で抽象的であると考えます。このような段階で出願をすると単なる願望にすぎないと一蹴されるおそれがあります。単なる願望ではなく実際に社会を前に進めることのできる発明であることを特許庁に伝えることが必要になります。

特許出願に向けて

特許出願の１つの進め方は、新プロダクト又は新機能ローンチの少し前に着手して、ローンチ前日までに出願を完了するというかたちです。このかたちで進めると実際に開発を進める中でコアコンセプトが具体例に落とし込まれていて、発明として完成又は完成間近の段階に来ていますので、出願すべき発明があるか否かの判断がしやすいです。会社として、ローンチ前に出願要否の検討プロセスを入れるというかたちで仕組み化がしやすくもあります。

もう１つの進め方は、開発に先行して出願をしていくかたちです。特許権は、出願日に世界で新しいことが付与の一要件となっていますので、早く出すことができるのであればそのようにすべきです。しかし、発明者が鋭く未来を見抜いているようなケースでは開発に着手する前であっても発明が十分に完成していることがありますが、実際に手を動かして初めてさまざまな気付きが得られ、発明として完成していくのが通常であるため、抽象的な議論に留まってしまうことがあります。特に直近のプロダクトではなく次のプロダクトについての発明を開発に先行して議論するような場合には、手戻りを気にして具体例まで落とし込めずに発明が未完成の状況から進まないことがあります。

ご相談を受けて、特許への取り組みに意欲をもっていただいているにも関わらず、発明が完成しないケースをいくつも見てきました。私としては、ここは発明者が一歩前に踏み出してくれるのを待つほかなく、心苦しくおもうことがあります。起業家が発明するのを見守るだけでなく、起業家がもつ発明する力を引き出す役割を果たすことは出来ないか、最近はそのようなことを考えています。

実施可能性の点についてはこれまで説明をしてこなかったので、具体例の必要性に光を当てて出願が完了するまでのプロセスについて書きました。スタートアップが特許出願に取り組む時期を検討する際の指針にしていただければとおもいます。

2021年2月13日 初回ミーティング時に発明がまだ完成していないことも多く、現在は、そうした状況から特許出願に適した発明を認識するまでのプロセスを数か月かけて行うプランを提供しています。